上知有声·调解指引专刊丨善用技术比对降诉求 巧用源头沟通解纷争

  4月27日，上海知识产权法院与上海市知识产权保护中心联合发布。5月11日起，上海知识产权法院官方微信，丰富有声读物内容，帮助您利用碎片时间，用“耳”品读法官、调解员的精品案例和调解心得。

  上海市知识产权民事纠纷专业调解委员会、上海市浦东新区知识产权协会 调解员

  ➤被告：M（上海）商业有限公司（以下简称：M商业公司）、某电子商务平台、上海M电子商务有限公司

  2020年10月15日，福建晋江的王某某申请“鞋底（HS-M8523）”外观设计专利，并于2021年3月2日获得授权。

  2021年上半年，王某某发现M商业公司未经其许可，擅自在其经营的淘宝旗舰店内销售、许诺销售侵犯原告专利权的商品，其中一款月销量4件（单价311.1元），遂在该网店公证购买了涉案产品，经其比对，认为涉案产品落入原告专利权保护范围。又因该公司为一人有限公司，王某某遂将M商业公司的唯一股东上海M电子商务有限公司以及某电子商务平台一并诉至上海知识产权法院，请求判令三被告立马停止销售、许诺销售被诉侵权产品的侵犯权利的行为，并赔偿王某某经济损失及合理开支5万元。

  被告M商业公司依照某品牌旗舰店内销售的某款鞋子链接，提出的现有设计抗辩能否成立。

  上海知识产权法院收到原告的起诉材料，并征得双方当事人同意后，通过上海法院一站式多元解纷平台将该纠纷委派给上海市知识产权民事纠纷专业调解委员会进行诉前调解。

  调解员接受案件诉前委派调解后，仔细阅看从调解平台下载的电子案卷材料，并了解被告M商业公司对本案事实和调解的意见。被告M商业公司同意调解，并提供后台销量数据和现有设计相关证据，认为某品牌旗舰店内销售的某款鞋子链接中商品详情页可看出设计的各角度视图，评论区有匿名网友于2020年8月31日发表的评论区晒图，早于原告王某某申请专利的时间，并据此认为原告王某某申请外观设计专利之前，至少在2020年8月31日前即存在相同设计，希望仅承担几千元的合理开支以解决此纠纷。原告王某某对被告M商业公司的抗辩不予认可，认为区别点相对较多，赔偿金额至少2.5万元。

  调解员依据《中华人民共和国专利法》第六十七条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十四条等法律、司法解释等规定认为，被诉侵权产品与现有设计的产品均为鞋底，属于一样的产品，调解员结合颜色、鞋底纹路、形状等要素，将被诉侵权产品鞋底与涉案专利，以及与被告主张的现有设计分别进行了比对，并将比对结果呈现给双方的代理律师，引导双方确定比对出的相同点和区别点对产品外观美感效果产生实质性影响的大小程度，比较得出被诉侵权产品在外观上到底是“更接近”现有设计还是“更接近”外观设计专利，并请原告特别留意虽然存在诸如鞋底位于足弓位置的形状等某些细节上的不同，但这些差异属于局部细微差异，其着重关注的被诉侵权产品与现有设计主视图的差异可能属于无实质性差异。因为鞋子在正常使用时，主视图鞋底属于不容易被直接观察到的部位，结合现有设计至少是在其专利申请之前的两个月已有知名度相比来说较高的产品销售的事实，请其考虑诉讼中现有设计抗辩被认定成立的可能性，促使双方最终在“现有设计抗辩”的法律事实上有一个基本的“共识”。

  原告虽然不完全认同调解员的意见，但还是在综合考量现有设计抗辩的成立可能性、被诉侵权产品销量、诉讼成本、计算赔偿时需要区分鞋底占整个鞋子价值等因素后调整和解方案为2万元，同时强调第一轮提出的2.5万元和解方案已考虑了目前是诉前调解阶段而作了很大让步的结果，本案不是批量诉讼，合理开支并非被告认为的几千元可以覆盖。与此同时，调解员与被告M商业公司进一步沟通，虽然被诉侵权产品与现有设计存在诸多相同的地方，但是不同点亦很多，特别是主视图部分，请其考量现有设计抗辩能否成立的诉讼风险，并转达了原告关于本案合理开支的意见，请其综合各因素确定和解方案。

  在双方调解陷入僵局时，调解员一方面请原告提供律师费、公证费等凭证以明确合理开支数额，并就和解金额的计算方式与其沟通；另一方面在向被告M商业公司了解合法来源及后台销售数据情况时，得知该产品来自合作供应商，约定知识产权的最终责任由该供货商承担。经征得同意，调解员与供货商法律顾问就本案展开沟通，最终，供货商在考量了案涉专利无效程序、现有设计抗辩的成功率、诉讼成本以及其与被告M商业公司的合作伙伴关系等综合因素后同意原告2万元和解方案。

  在双方律师就和解协议有关条款的表述、履行等事项反复沟通确认后，就在协议签署前，被告M商业公司提出了新的要求，即2万元和解金额应覆盖包括京东、唯品会等7个电子商务平台在内的所有店铺的该款产品。原告认为被告M商业公司违反契约精神，且其并不清楚包括哪些店铺，拒绝按商议金额和解。

  经沟通发现，被告M商业公司虽然已将所涉店铺的被诉侵权产品全部下架，但不确定原告公证保全的店铺数量，担心其是批量诉讼，而原告除了不确定被告M商业公司的店铺数量外，还对销量有所怀疑。为此，调解员进一步开展调解工作，让被告M商业公司将所涉店铺及产品销量以表格列举的方式提供给原告。原告虽然对被告行为表示气愤，但经代理律师审查后发现其并未就所列店铺发生取证或诉讼的成本，遂同意被告M商业公司将这一要求写入和解协议。

  最终，双方达成一次性支付2万元的协议，同时约定就本案及被诉侵权产品（以协议附件表格所列的店铺为限）均不存在任何争议。和解协议签订后，被告M商业公司支付了全部和解款，原告随即向法院递交了撤诉申请，双方纠纷得到一揽子解决。

  良好的营商环境要良好的法治环境，由于我国的外观设计授权采用初步审查的方式，授权外观设计的新颖性、创造性未予实质审查。此种情况下，一些外观设计专利存在权利不稳定，容易遭遇无效挑战的可能，而向国家知识产权局提出宣告该外观设计专利无效的请求又是一项需要额外花费成本的程序，在此情形下被诉侵权人善于利用我国专利制度中的现有设计抗辩制度就显得很重要。

  作为知识产权专业调解机构的一名调解员，既要承担起一个有耐心、有质量的沟通员角色，起到沟通桥梁作用，善于发现双方意见背后的真实原因和担忧，考量案件相关的各种关系，确定最终的责任承担主体，更重要的是善于运用专业相关知识发掘、寻找双方可调解的关键点，合法合理地降低双方“诉求”，寻找出双方都能接受的平衡点，明确并处理双方争议的实质问题，以促使双方和解。本案中，被告提出了现有设计抗辩，并在调解过程中提供了相关的证据材料，调解员通过将被诉侵权产品分别与现有设计、外观设计专利进行比对，厘清并呈现给双方被诉侵权产品与现有设计、外观设计专利的相同点和不同点，引导纠纷双方考量这些异同点对产品外观美感效果产生实质性影响的大小程度，比较得出被诉侵权产品在外观上到底是“更接近”现有设计还是“更接近”外观设计专利，从而缩小甚至消除双方争议，突破调解中的“关键点”，顺利调解成功。